对许可协议履行期间故意侵害 商标权的依法适用惩罚性赔偿

商标权的依法适用惩罚性赔偿

——上海长江砂轮厂有限公司诉丹阳市天宇五金磨具有限公司、常州精申箭商贸有限公司、朱志泽、白兰萍、永康市五金城大明砂布磨具批发部

【案件信息】

案号：南京中院（2018）苏01民初525号

江苏高院（2019）苏民终95号

原告：上海长江砂轮厂有限公司

被告：丹阳市天宇五金磨具有限公司、常州精申箭商贸有限公司、朱志泽、白兰萍、永康市五金城大明砂布磨具批发部

【裁判要旨】

适用惩罚性赔偿确定具体赔偿基数时，被告拒不提供被控侵权商品利润率的，依法采用注册商标商品的利润率乘以被控侵权商品销售量的方式予以确定；确定具体惩罚倍数时，应充分考虑侵权人的恶意和侵权情节严重程度予以确定。

【基本案情】

上海长江砂轮厂有限公司（以下简称长江砂轮厂）1986年7月经核准注册“申箭”图文商标，经核定使用于砂布、水砂纸，持续使用至今已有30余年，在相关行业有一定的品牌影响。2018年3月6日，长江砂轮厂将“申箭”商标转让给案外人山东汉氏砂布砂纸有限公司（以下简称汉氏砂布砂纸公司）。汉氏砂布砂纸公司（甲方）又与长江砂轮厂（乙方）签订了《商标许可使用及衍生权益授权书》，约定乙方对第256207号“申箭”商标享有独占许可使用权，无须征得甲方授权即可行使诉权。

2012年6月20日，丹阳市天宇五金磨具有限公司（以下简称天宇五金磨具公司）申请了第11101396号“精申·箭”文字商标，于2013年11月7日核准注册，核定使用于金刚砂、金刚砂纸、砂布、砂纸等。2013年10月16日，长江砂轮厂（甲方）与天宇五金磨具公司（乙方）签订《联营合作协议书》，协议期限为2013年10月16日至2016年10月15日。但在协议期间，天宇五金磨具公司未按协议约定规范使用涉案商标，而是使用“精申·箭”及“”图文商标。在协议履行期间，天宇五金磨具公司以连续三年停止使用为由申请撤销“申箭”注册商标。此外，2014年至2017年期间，天宇五金磨具公司还先后申请了7件与“申箭”有关的商标，7件商标均已被驳回。

2016年4月29日，据长江砂轮厂的请求，商标评审委员会认定其与引证商标（第256207号“申箭”商标）系使用在同一种或类似服务上的近似商标，裁定第11101396号“精申·箭”商标无效。

长江砂轮厂认为天宇五金磨具公司、常州精申箭商贸有限公司（以下简称精申箭公司）、朱志泽、白兰萍、大明砂布磨具批发部制造、销售带有“”与“精申·箭”图文商标的产品的行为侵犯其注册商标专用权，请求判令各被告立即停止制造、销售侵害其注册商标专用权商品的行为，并连带赔偿经济损失及合理开支301万元。

【法院认为】

一、天宇五金磨具公司、朱志泽、精申箭公司、白兰萍的行为构成商标侵权

“申箭”注册商标专用权处在保护期限内，应当受到法律保护。关于“”标识，该被控侵权标识整体呈椭圆形，椭圆形上部有呈水平状S型图案，椭圆内部有“Jing Shen Jian”字样，与涉案商标的图形部分在表现手法、设计风格等方面近似，呼叫相近，所以该图形标识与涉案注册商标构成近似。关于“精申·箭”标识，与涉案商标相比二者在文字组成、呼叫、整体效果等方面均构成近似。结合被控侵权砂纸产品，与长江砂轮厂涉案商标核定使用商品类别相同，故天宇五金磨具公司等使用“”图形标识和“精申·箭”文字标识构成商标侵权。

天宇五金磨具公司等公司的侵权故意明显。一方面，天宇五金磨具公司在与长江砂轮厂签订《联营合作协议书》的商标许可协议履行期间，未按协议规范使用商标，而是在砂纸，砂布等同一类商品上使用或授权精申箭公司使用“精申·箭”和“”标识生产、销售被控侵权商品，严重削弱了长江砂轮厂商标的显著度。且在协议履行期间，天宇五金磨具公司明知涉案商标处于持续使用状态，却仍以连续三年停止使用为由申请撤销该商标，并且先后多次申请与涉案商标相同或近似的商标，攀附涉案商标的故意明显且侵害了长江砂轮厂的合法权益。

二、朱志泽、白兰萍共同实施了商标侵权行为，应承担相应的侵权责任

从经营职权看，朱志泽、白兰萍完全控制天宇五金磨具公司、精申箭公司。天宇五金磨具公司和精申箭公司的股东和高管均为朱志泽或白兰萍，且二人系夫妻关系，两公司系典型的“夫妻公司”。由此可见，天宇五金磨具公司、精申箭公司受朱志泽、白兰萍影响与控制程度极高。因此，涉案的一系列有损涉案商标权益的行为，从表面上看行为实施主体是天宇五金磨具公司与精申箭公司，但实际上系朱志泽、白兰萍侵权意志的外在表现。从财产混同看，精申箭公司系一人有限责任公司，《审计报告书》显示精申箭公司与白兰萍等个人账户具有多笔大额转账记录，存在公司财产与股东个人家庭财产混同的现象。白兰萍不能证明公司财产独立于股东自己的财产的情况下，白兰萍应对精申箭公司债务承担连带责任。

三、关于侵权责任的承担

天宇五金磨具公司、精申箭公司、朱志泽、白兰萍共同实施了商标侵权行为，应当承担停止侵权和连带赔偿损失的责任。大明砂布磨具批发部作为销售者，其合法来源抗辩成立，应当承担停止侵权的责任。关于赔偿损失及合理开支的数额，法院认为，考虑到双方的合作关系、天宇五金磨具公司等恶意程度及侵权情节等因素，应以两倍惩罚性赔偿确定数额。具体而言：

现有证据可以确认被控侵权商品销量约为6600000张；产品的单价约为0.5元。天宇五金磨具公司、精申箭公司提供的53张供货合同中除10张供货合同与相应出库单载明的销售数量相同可认定为同一笔销售外，另外43张供货合同与相应出库单的销售数量差距较大，且存在多处不一致的情形，难以认定为同一笔销售。对此天宇五金磨具公司、精申箭公司等并未提供相应的发票、银行交易流水、物流单等证据予以进一步证明。再结合精申箭公司的利润表以及天宇五金磨具公司、精申箭公司的10张增值税发票，法院采信长江砂轮厂关于被控侵权商品销售数量的计算方式，最终认定被控侵权商品的销售数量约为660万张。

关于被控侵权商品的利润率。长江砂轮厂主张砂纸产品的净利润率为21.74%。天宇五金磨具公司、精申箭公司等提供了中国机床工具工业协会涂附磨具分会证明和行业期刊，证明砂布产品及涂附磨具行业净利润率远低于该利润率。法院认为中国机床工具工业协会涂附磨具分会证明中的相关基础数据是否包括长江砂轮厂及天宇五金磨具公司、精申箭公司的信息无从得知，行业期刊中的数据仅为2018年上半年的数据，且行业产品较多。仅凭上述证据不足以确定被控侵权商品的净利润率。故法院采信长江砂轮厂主张的21.74%的利润率确定赔偿额。

本案符合惩罚性赔偿适用条件。综合考虑双方的合作关系、天宇五金磨具公司等恶意程度及侵权情节等因素，适用惩罚性赔偿，具有事实和法律依据。在确定具体的惩罚倍数时需考虑以下事实和相关因素：其一，天宇五金磨具公司、精申箭公司侵权恶意明显。天宇五金磨具公司实施了一系列严重损害涉案商标权益的行为，即在协议签订之后不到半年则申请撤销涉案商标，并多次申请注册与涉案商标相同或近似的商标等。天宇五金磨具公司等不信守承诺，无视他人知识产权的行为，严重违反了诚实信用原则，主观侵权意图明显。其二，天宇五金磨具公司、精申箭公司等侵权情节严重。天宇五金磨具公司、精申箭公司等在2015年1月至2016年5月不到一年半期间，营业收入达到1300余万元，产品销往多个省份，可见生产经营规模较大，涉及地域范围较广，侵权行为影响较大。综上，天宇五金磨具公司、精申箭公司、朱志泽、白兰萍的主观恶意明显、侵权情节严重，应加大对其惩罚力度，综合考量全案情况，应确定二倍的惩罚性赔偿比例，赔偿数额为：销售数量6600000×产品单价0.5×利润率21.74%×2=1434840元。长江砂轮厂为制止侵权行为支付的维权合理费为6125元，天宇五金磨具公司、精申箭公司等应一并予以赔偿。

综上，法院判决：天宇五金磨具公司、朱志泽、精申箭公司、白兰萍、永康市五金城大明砂布磨具批发部停止侵权，天宇五金磨具公司、朱志泽、精申箭公司、白兰萍赔偿经济损失及合理开支1440965元。

【典型意义】

赔偿基数和赔偿倍数的确定是适用惩罚性赔偿的难点。本案是针对履行许可协议期间故意侵害商标权益的行为适用惩罚性赔偿的案例，其典型意义在于如何基于证据精细化计算赔偿基数以及基于主观恶意和客观侵权情节确定赔偿倍数。具体表现为：

1.关于赔偿基数的确定。本案适用修改前的《中华人民共和国商标法》。该法第六十三条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条规定：“商标法第五十六条第一款规定的因被侵权所受到的损失，可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。”本案中，根据供货合同、出库单及增值税发票等证据，认定侵权商品销售量为660万张。对于侵权商品利润率，侵权人未提供相关数据；对此，可以权利人注册商标商品利润率，结合侵权商品销售量计算出销售侵权商品的获利数额作为赔偿基数。

2.关于具体惩罚倍数的确定。在确定赔偿数额时，本案全面分析侵权人的恶意程度、侵权严重程度等因素，对赔偿基数适用2倍的惩罚性赔偿，有力地惩治了侵权人在与权利人合作期间，违背承诺实施侵权行为，并有效阻止侵权行为再发生。