文书一：商标侵权纠纷案代理词（原告）

    上海××股份有限公司诉上海市×××便利店侵害商标专用权纠纷一案，即经过庭审，现对于本案涉及的争议焦点问题我方发表以下几点意见，供合议庭参考：

    一、原告的注册商标为合法申请，并已获得注册，受法律保护。

    其一，原告XX有限公司于2001年11月22日登记成立，为外商独资企业。2001年12月24日，原告公司成立不久，就向商标局提出了ROOF MATE商标的注册申请，原告的商标在2003年1月7日初审公告，并在2003年4月17日获得了注册公告（注册号为300000），其国际分类号为第2类，核定使用商品包括：油漆、杀菌漆、银涂料、刷墙漆、防火漆、防火油漆、铝涂料等。原告在2006年2月22日因为企业地址变更向商标局进行了变更登记。

    其二，原告注册商标的含义。ROOF为屋顶，MATE为伴侣，合起来就是屋顶伴侣的意思。原告当初申请ROOF MATE商标的时候，就是认为其中文含义与原告产品屋顶防水涂料的用途相符。而原告作为外商独资公司，将其商标注册为英文字母，也是合情、合理。

    其三，原告一直使用ROOF MATE注册商标在其产品包装（容器）及产品宣传上。而原告的客户遍布全国，ROOF MATE商标经过原告的使用与宣传，已经具有一定的影响力和知名度，是原告重要的无形资产，受法律保护。

    其四，被告销售产品的美国生产商，美国联合涂料公司其在美国没有获得ROOF MATE的商标注册。而且没有证据表明其使用ROOF MATE标识在美国被相关行政机构或法院认定为驰名商标。原告在中国注册ROOF MATE商标，为合法申请，受法律保护。

    二、原告的注册商标一直在使用。

    《商标法实施条例》第三条规定，商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。原告对其ROOF MATE注册商标的使用包括了三个方面：

    （1）原告的金属屋面防水涂料产品贝斯基层涂料和托普表层涂料均使用ROOF MATE商标，在两种涂料的容器上均贴有标明ROOF MATE注册商标的标识。原告提供了实物照片、商标标识印制合同、产品销售合同及相关发票，原告此类产品部分使用客户也提供了原告的贝斯基层涂料和托普表层涂料均使用ROOF MATE商标的相关证明。

    （2）原告的贴有ROOF MATE注册商标标识的产品有在原告公司产品陈列室进行展览。到原告工厂参观的不特定的客户都可以在陈列室见到原告的贴有ROOF MATE注册商标标识的产品，有相关照片为证。

    （3）原告在其获得域名使用权并委托网站设计公司进行制作的XX防水网站金属屋面防水产品网页http://www.hydroseaXX.com/main1.asp上使用了标注注册商标标记的ROOF MATE标识进行宣传，并且在网页最下面也注明了ROOF MATE为原告的注册商标。

    （4）原告在其获得授权使用的美国XX的中文宣传册上也有使用ROOF MATE注册商标进行产品宣传。

    另一方面，《商标法》第44条第4款规定的连续三年停止使用注册商标，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标，其含义包括三个方面：

    （1）连续停止使用。连续，即不中断的持续时间。产品销售、宣传行为本来就会是阶段性的，其停止使用的时间应该为连续的不间断的长达三年的时间。

    （2）停止使用的方式包括所有商标使用形式。而注册商标专用权人只要有实施《商标法实施条例》第三条规定的商标使用方式中的任意一种，都应该认为商标所有权人在使用其注册商标。

    （3）三年的时间自争议人提出争议之日追溯。即使有一段时间商标所有人未使用其注册商标，但其从争议人提出争议之日追溯三年时间及更长的时间内在使用宣传其注册商标，并使该商标具有一定的识别度。商标局不应该追究更长久以前的事实而轻易取消商标权人的注册商标。

    综上，原告一直使用ROOF MATE注册商标销售其贝斯金属屋面防水系统系列产品，包括贝斯基层涂料和托普表层涂料。而且原告在其公司产品陈列室、XX网站和美国XX授权其使用的中文宣传册上都在使用ROOF MATE注册商标进行宣传。不存在《商标法》第44条第4款规定的自争议人提出时间追溯持续三年内未用任何方式使用其注册商标的情况，原告的注册商标权受到法律保护。

    三、被告侵犯了原告的注册商标专用权。

    （一）原告的注册商标依法享有商标专用权

    要认定被告商标侵权就首先要界定清楚原告ROOF MATE注册商标专用权的范围，其包括权利范围(使用权)和权利保护范围(禁止权)两个方面:

    1、原告注册商标使用权范围

    商标的使用权属于一种积极权利，它是要求权利人主动行使的权利。我国《商标法》第五十一条规定:“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”这就为注册商标的使用权利范围作了界定。这一规定体现了商标权的专有使用权的权能，也对专用权的权利范围作出了限定，即权利人对其注册商标的使用只能在法律规定的范围内有效。

    首先，以核准注册的商标为限。注册商标专用权人实际使用的商标必须与核准注册的商标相一致，即与商标注册证上的商标标志相一致。

    其次，以核定使用的商品为限。权利人实际使用注册商标的商品与核定使用的商品必须一致，否则，同样可能导致承担相应的法律后果。

    原告实际使用的商标与核准注册的商标一致，其ROOF MATE注册商标专用权的使用权范围为在其注册申请的国际分类第2类：油漆、杀菌漆、银涂料、刷墙漆、防火漆、防火油漆、铝涂料等。原告属于合法使用其注册商标专用权。

    2、原告注册商标禁止权范围。

    注册商标专用权的禁止权即注册商标专用权的权利保护范围，它不同于注册商标专用权的使用权。商标的基本目的是为了区别商品的来源，防止误导公众。只要会造成公众混淆，模糊商品来源就属于注册商标禁止权的范围。

    为了有效的保护注册商标专用权，商标法及其实施条例对商标的权利保护范围要大于商标专用权的使用权范围，除核定注册的商标和核定使用的商品外，还包括与注册商标相近似的商标和与该注册商标核定使用的商品相类似的商品；

    为了有效的保护注册商标专用权，商标法及其实施条例对商标侵权的方式认定也大于商标使用的方式，不仅包括作为商标使用，还包括作为企业名称、字号、商品名称、商品装潢、商品宣传等方式；

    为了有效的保护注册商标专用权，商标法及其实施条例对侵犯商标权的侵权主体范围也大于商标权使用主体范围，不仅包括生产商、销售商、仓储商、运输商等。

    （二）两被告侵犯了原告的注册商标专用权

    商标侵权的本质是:与他人合法注册商标权利相冲突，妨碍商标区别功能作用的发挥，进而直接或间接地影响商标专用权的正常实现。所以商标侵权的范围和方式，对应于商标禁止权的范围，是大于商标使用权的广义的范围。

    首先，两被告存在销售侵权产品的行为。

    由被告一提供的证据2-1《美国联合涂料公司的〈公司声明〉》，2-2《美国联合涂料公司与被告一的〈专属贴牌协议〉》被告一为美国联合涂料公司产品的国内专属贴牌商，购买并转售美国联合涂料公司专属贴牌的产品，并负责技术数据和其他销售手册、报告等的设计和印刷。从被告一的工商登记档案机读材料经营范围栏中也可以看到被告一的经营范围为“水性涂料、化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、装潢材料、金属材料、包装材料的销售，建筑安装，家庭装潢，保洁服务，绿化养护（涉及行政许可的，凭许可证经营）”。而被告二宣称其没有直接销售，而是“作为工程承包方根据业主指定使用美国联合涂料公司原装的ROOFMATE产品”。根据《建筑业企业资质管理规定》第二条、第三条规定，从事土木工程、建筑工程的企业，必须申请建筑业企业资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。所以被告二没有施工资质承包工程进行施工的行为本身就属于超范围经营的无资质行为。

    退一步讲，即使被告一所称其没有销售而只是在施工中使用侵权产品为事实，其作为施工方一直使用含有roofmate标识的宣传手册向客户宣传，客户经被告一宣传选择使用侵权产品；另一方面，被告一施工方式为包工包料，在施工中使用的侵权产品为被告一直接并唯一提供，而不是由客户选择后提供给被告一使用。所以被告一的宣传及提供侵权产品行为造成消费者客户混淆roofmate商标，模糊产品来源，同样侵犯了原告注册商标专用权。

    对于被告二，根据被告二提供的《代理进口协议》、《上海创任有限公司与美国联合涂料的销售合同》、被告一提供的《上海创任贸易有限公司产品订货合同》，被告二是作为美国联合涂料公司产品的国内进口代理商，将美国联合涂料公司产品进口到国内，再转手销售给被告一贴牌销售。被告二的代理关系，不是接受被告一的委托代理进口产品，而是接受美国联合涂料公司的委托进口侵权产品。其之后与被告一的销售行为，已经超出进口代理的法律关系，成立新的销售合同法律关系。而且被告一也表示其只能从被告二处购买产品，也正是被告一与被告二的连续销售行为构成美国联合涂料公司的产品从美国到中国的销售。

    其次，两被告销售的产品侵犯了原告的注册商标专用权。

    两被告销售的产品，从实物和照片上都清楚的显示其产品包装（容器）上突出使用了含有原告ROOF MATE注册商标的字样，其突出使用的ROOF MATE标识是作为产品未注册商标进行使用。两被告销售未经商标注册人许可在同种商品上使用与注册商标相同商标的产品，侵犯了原告注册商标专用权。

    被告二原装进口的美国联合涂料公司的涂料产品，其包装上并未含有其它包括美国联合涂料注册商标（U形图样）的商标标识。其ROOF MATE居于包装桶居中显著的位置，起到标识产品的作用，相当于未注册商标。而根据被告二提供的《进口货物报关单》、《进口涂料备案书》、《进口涂料专项检测报告》，《上海创任贸易有限公司产品订货合同》也可知，美国联合涂料的产品品脾为“Roof Mate”，产品名称及规格（或称产品型号）为ROOF MATE GRAY、ROOF MATE WHITE。即美国联合涂料公司已经明确表明RoofMate为其商标。

    另一方面，退一步讲，即使美国联合涂料公司在美国使用RoofMate标识早于原告商标申请时间，且如两被告所宣称RoofMate商标在美国已经具有一定信誉，但原告的商标注册自注册公告后、被依法撤销前，都是合法有效，受中国法律保护的。被告二进口，被告一、二在中国境内销售含有且突出显示“ROOF MATE”商标标识的产品都侵犯了原告的注册商标专用权。在法理上此类案例属于未注册商标反向混淆注册商标的情况。关于反向混淆的判例，江苏省南通市中级法院就广州保赐利与立邦涂料有关“永得丽”、“美得丽”二商标侵权一案，法院就判处立邦涂料（中国）有限公司和廊坊立邦涂料有限公司立即停止在其生产的油漆、涂料上和广告及网站上使用“永得丽”、“美得丽”文字；赔偿原告经济损失共计760万元，同时承担案件受理费、诉讼费共计约15.8万元。

    再次，被告一在产品包装装潢、产品宣传手册中使用 “ROOFMATE”标识同样侵犯了原告注册商标专用权。

    被告一不仅销售原装进口含有FOOFMATE标识产品，还在其宣传手册中使用FOOFMATE标识，时间从2005年持续到2006年6月青岛事件后，且宣传手册的散发范围涉及到原告的客户，并扩大到整个同行业市场。被告一的侵权行为造成了原告客户的混淆，并在同行业市场中模糊了原告注册商标所标示的产品来源，给原告带来了极大的经济损失。

    而且，被告二2006年6月取得美国联合涂料产品专属贴牌权后，并为停止侵犯原告的ROOFMATE注册商标的侵犯，其专属贴牌的ROOFEXPERT系列产品上依然在产品包装上突出使用ROOF MATE，只是在右下角贴上很小的被告二ROOFEXPERT标牌。消费者仍然会认为ROOFMATE为其产品商标，导致混淆产品来源，误导公众。

    所以，根据《商标法实施条例》第五十条第一款规定，在同一种商品上将与他人注册商标相同的标志作为商品名称或商品装潢使用，误导公众，侵犯了原告的注册商标专用权。

    （三）两被告没有尽到其作为进口产品销售商的合理注意义务

    首先，原告选择只起诉销售商，就应当尊重原告的选择权。一方面，两被告作为进口产品销售商，有独立的诉讼地位。《商标法》第52条列举式立法决定了该条所列举的侵权方式是相对独立的，并不互为条件；第(二)项中单独规定销售行为构成侵权。因此，法律对于生产、销售侵权行为的规定是各自独立的，相互并不以对方承担责任为前提和基础，原告可以选择只起诉销售商。另一方面，生产侵权产品的美国联合涂料公司在我国境内只有上海代表处，没有直接设立中国分公司进行生产、销售。所以如果选择起诉没有在我国直接生产、销售的进口产品生产商，对原告保护自己的合法权益不利。

    其次，进口商、贴牌销售商应尽合理注意义务。《商标法》第五十六条第三款规定，销售者“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。”因此，销售者销售侵犯注册商标专用权的产品而不承担赔偿责任的条件，包括两点：一是其无主观上过错，即其履行了其合理注意义务。二是其销售产品有合法来源。销售者本身就应当对所经营的商品具有全面的了解，负有合理审慎义务，这种合理审慎义务导致其有责任对免责事项举证。对于进货时未尽审慎义务的，销售者还可以要求生产者提供相关证据进行补救，这种抗辩的取证本身是其举证责任的一部分。

    特别是对于进口产品的销售商，其主观上的注意、审查义务要求更高。因为外国产品生产者在国外，国内注册商标专用权的权利人不可能起诉未在国内直接销售的外国的生产商。如北京市第一中级人民法院在审理法国拉科斯特衬衫股份有限公司与北京华时仓储销售公司商标侵权案”中，即认定“作为销售者被告在从事与商标有关的商事活动中，理应遵守我国商标法有关规定，尽其合理注意义务。

    本案中被告一为贴牌销售商，被告二为进口销售商。两被告作为进口、销售美国联合涂料公司系列防水涂料的销售商，应当遵守我国商标法有关规定，尽到合理且高于销售国内产品要求的注意义务。

    （三）被告一明显存在主观上的侵权故意

    被告一总经理易立斌于02年10月-04年9月在原告处任上海地区销售经理，原告对公司员工培训中都明确告知了ROOFMATE为企业注册商标。且易立斌作为销售经理，与原告总经理、董事长关系甚深，对公司的内部情况了解程度也远远高于其他员工。易立斌不是不知道ROOFMATE为原告注册商标，而是其商标权法律意识欠缺，这点在法庭审理中已经有所体现。跳出原告与易立斌的私人是非，从本案的法律事实上看，都可以认定被告一明知ROOFMATE为原告注册商标，并实施了一系列侵犯原告注册商标专用权的行为，存在主观上的侵权故意。

    而且在专属贴牌销售美国联合涂料公司的产品前，与原告公司一直有业务往来。原告也向被告一销售了ROOFMATE商标下的金属屋面防水涂料产品。被告一也明知ROOF MATE为原告的注册商标。所以其不仅仅是没有尽到其合理注意义务，而是根本上就故意销售侵犯原告ROOF MATE注册商标专用权的美国联合涂料进口产品。

    另一方面，被告一作为美国联合涂料公司的贴牌销售商，在其与美国联合涂料公司的贴牌协议中，美国联合涂料公司准予被告一在中国享有专属贴牌的权利，并已明确约定 “被告一应有足够设施能够完全推广并销售以联合涂料公司授权专属贴牌的专属贴牌的ROOF EXPERT 系列产品。”联合涂料公司并未要求被告一用任何方式使用含有ROOF MATE标志进行宣传、销售其产品，被告一应致力于推广使用ROOF EXPERT为其贴牌产品系列名称的产品。

   而且联合涂料公司在协议中同意向被告一提供与专属贴牌产品的正确稀释、混合、调色及“罐装”的相关指导——则被告一的贴牌产品为国内稀释、混合、调色及“罐装”，被告一销售的产品容器上保留使用ROOF MATE标识为其故意。

    四、两被告的侵权行为给原告造成了重大损失。

    《商标法》第56条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。而前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。

    本案中，我方已经申请向法院申请证据保全，申请法院以查封、扣押等方式两被告的财务账簿，以防止证据的诋毁损失，确定侵权赔偿额。另一方面，原告因为两被告的侵权行为，导致业务量受到重大损失，但由于原告经营的产品不只限于ROOF MATE注册商标下的贝斯金属防水涂料，无法明确提供原告所受损失。鉴于侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定，原告请求法院根据侵权行为的主观恶意和侵权影响判决两被告共同承担三十万元的赔偿。

      此致

×××××人民法院！