案例讲讲 | 注册在先的字号是否当然构成在先权利？

　　注册在先的字号是否当然构成在先权利，这是企业名称(字号)与注册商标经常会出现在先权利冲突问题，在互联网及大市场环境下，冲突问题越加明显，解决此问题，首先考虑企业字号登记时间与注册商标申请时间的先后问题，其次是否有企业字号突出使用行为，最后企业字号主体使用商业标识的完整历史渊源及知名度，进而判断能否构成商标侵权与不正当竞争，并非经营者仅以其字号先于其他同业经营者的商标权获得，就主张其当然拥有在先权利，可以不受限制的使用其字号。

　　判决书：(2015)苏知民终字第00098号

　　案件背景

　　北京三民太奇教育科技有限公司(一审原告、二审上诉人，以下简称北京三民太奇公司)成立于2001年6月29日，从事MBA、MPA类考试培训，在全国拥有40多家分校，在国内培训领域享有较高的知名度。该公司自成立时就开始使用“太奇”商标，并于2002年7月提出商标注册申请，于2006年取得商标专用权，核定使用的种类为第41类。无锡市太奇教育培训中心(一审被告、二审被上诉人，以下简称无锡太奇中心)成立于2009年，同样是从事MBA、MPA类考试培训，因此，北京三民太奇公司就无锡太奇中心注册了含有北京三民太奇公司企业字号及商标的企业名称，并在招生宣传(包括企业网站、招生简章、宣传彩页及店招等)中突出使用“太奇”商标，在同行业中造成混淆的行为，构成商标侵权和不正当竞争，请求法院判令无锡太奇中心：1、变更企业名称，不得含有“太奇”文字;2、立即停止侵害北京三民太奇公司第3236053号注册商标专用权的行为，销毁含有“太奇”的宣传彩页资料、物品和店招等，删除网站中有关“太奇”的宣传;3、在其网站及无锡晚报上刊登声明，澄清其商标侵权的事实以消除影响;4、赔偿经济损失人民币50万元;5、承担诉讼费用。

　　裁判结果

　　一审法院判决：驳回北京三民太奇公司的全部诉讼请求。

　　二审法院判决：

　　一、撤销江苏省无锡市中级人民法院(2014)锡知民初字第0133号民事判决;

　　二、无锡太奇中心于本判决生效之日起立即规范使用其名称，停止突出使用“太奇”等侵犯北京三民太奇公司“太奇”注册商标专用权的行为;

　　三、无锡太奇中心于本判决生效之日起十日内赔偿北京三民太奇公司经济损失(包括合理费用)人民币150000元;

　　四、驳回北京三民太奇公司其他诉讼请求。

　　争议焦点及法院观点

　　主要争议焦点：1、无锡太奇中心在其网站宣传中突出使用“太奇”文字的行为是否构成侵害北京三民太奇公司“太奇”注册商标专用权;2、无锡太奇中心登记注册“太奇”字号的行为是否构成不正当竞争。

　　在“无锡太奇中心在其网站宣传中突出使用‘太奇’文字的行为是否构成侵害北京三民太奇公司‘太奇’注册商标专用权”这一焦点问题上，一审法院与二审法院的认定完全不同。

　　一审法院认为，1、涉案“太奇”商标注册于2006年11月28日，无锡太奇中心的举办者(无锡太奇公司)成立于2003年3月7日，2006年9月25日核准登记无锡太奇中心，均早于涉案商标注册时间;2、无法证明“太奇”商标知名度;3、无锡太奇中心在网站宣传中突出使用“太奇”文字系对单位名称的简化使用符合常理，不足以使相关公众对市场主体及其服务的来源产生误认;4、办学服务本身有一定的地域性，因此认为在网站上使用的行为是对企业名称的善意合理使用，不构成商标侵权。

　　二审法院认为：1、无锡太奇中心对“太奇”文字的突出使用缺乏正当性。北京三民太奇公司拥有“太奇”商标，无锡太奇中心拥有“太奇”字号，双方应当各自划清商业标识之间的便捷，尽量避免与他人的商业标识发生冲突，因此无锡太奇中心未尽到规范使用自身字号的义务，突出使用“太奇”文字的行为有违市场主体诚实信用的经营义务，应当承担由此造成的商业标识冲突的责任。2、无锡太奇中心对”太奇“文字的突出使用容易产生混淆。“太奇”为臆造词，北京三民太奇公司经过多年的使用和 宣传，涉案“太奇”注册商标具有较高的市场知名度和影响力，无锡太奇未能提供突出使用改字号的合理说明，突出使用“太奇”文字，超出使用字号的合理范畴，因此不属于善意合理使用。

　　在“无锡太奇中心登记注册‘太奇’字号的行为是否构成不正当竞争”这一焦点问题上，两审法院认定相同，均考虑到无锡太奇中心和北京三民太奇公司的字号并不完全相同，无锡太奇中心登记注册“太奇”字号的行为不具有明显攀附的故意，北京三民太奇公司字号登记于2001年6月29日，而无锡太奇中心的举办单位无锡太奇公司登记于2003年3月7日，自2003年起即在无锡地区从事教育培训等经营活动，自一审立案时已长达11年之久，在无锡地区已具有一定的知名度，积累了一定的商誉，因此无锡太奇中心沿用其举办单位的字号，具有一定合理性。

　　案例讲讲

　　1、在判定是否构成在先权利的过程中，应当综合考虑市场主体使用上述商业标识的完整历史渊源，而不宜仅单纯依据诉争的字号、注册商标的各自使用时间节点作出判定。根据《商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。因此，在注册商标核准时间较晚的情况时，要看谁使用在先，从而判定是否侵权。

　　如果被告商标也使用在先，那么本案被告的商标侵权行为则很难构成。

　　2、商标与字号的关联与区别。商标和字号均是经法定程序确认的权利，属于广义范围的商业标识。商标和字号的功能作用虽然有一定程度的重合，但两者毕竟具有不同的权利基础，在功能作用的具体指向上各有侧重。字号的作用主要是区别不同的市场主体，而商标重在商品或服务上的使用，主要作用是区别商品或服务的来源。原则上，法律允许可以使用企业名称及简称，但是，当商标与字号发生冲突的情况下，各自应规范使用其商业标识，保持清晰的界限，避免混淆和误认，不能随意使用简称，从而构成对他人商标权的侵犯。

　　字号突出使用行为——将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，适用《商标法》第五十七条第(七)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害;

　　3、判断字号是否构成不正当竞争，应当考虑字号与注册商标的时间节点、相同近似情况及各自知名度影响。在字号相同、具有知名度的情况下，如字号与在先商标权冲突，可适用《反不正当竞争法》第六条第四项规定的其他混淆行为;如字号与在先字号的冲突，可适用《反不正当竞争法》第六条第二项规定，

　　先字号注册行为——经营者擅自使用与他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)等近似的标识，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系，适用《反不正当竞争法》第六条第二项规定，认定为构成不正当竞争行为。

　　后字号注册行为——将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的，可以适用《反不正当竞争法》第六条第四项规定，其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

　　本案属于被告字号与原告字号不相同，且原告字号在当时知名度并不高的缘故。

　　4、通常在判断是否造成相关公众的混淆时，既要考虑客观现实的混淆，也要考虑混淆的可能性。在我国核准注册的商标，商标专用权的保护应当及于全国范围，商标权人有权在全国范围内禁止他人在相同或类似商品及服务上使用与其注册商标相同或近似的标识。商标按照其使用对象的不同，分为商品商标和服务商标。我国《商标法》对上述两类商标予以同等保护。虽然服务商标提供的服务项目具有一定的地域性，其相关服务及影响力可能未覆盖至全国范围，但并不意味着该注册商标的保护范围仅能覆盖至商标权人所实际提供的服务项目所在区域。根据《商标法》对服务商标与商品商标给予同等保护的立法精神，需要为这类商标权人预留一定的保护空间。如果一味强调该类服务商标的商标权人必须证明其注册商标的知名度已经达到全国范围或某一区域，并以造成现实的实际混淆作为侵权判定标准，则会人为导致不合理限缩这类服务商标专用权的保护范围，这与我国《商标法》的立法精神相悖离。对于是否造成相关公众混淆的判断，混淆的可能性是必须考虑的因素之一，而非仅根据该服务商标现有知名度的覆盖区域来判断是否产生了实际混淆。